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与单一性相关的驳回案例的思考

时间:2012年05月28日信息来源:知识产权报 点击:

  一件专利申请中经常出现多个权利要求,甚至多组权利要求,因此,单一性是审查过程中的基本内容。然而,单一性审查既涉及技术、法律问题,又要考虑经济因素,也正是因此,其成为审查过程中的一个难点。在本文中,笔者将结合一个驳回案例,对单一性审查问题进行初步探讨,希望能对读者有所启发。

  案情介绍

  本案涉及一种催化剂系统,共16项权利要求,其中权利要求1如下:一种负载催化剂系统,其包括可通过使下列物质接触而获得的产物:a)式(I)加合物……b)至少一种选自式(II)、(III)和(IV)化合物的化合物(注:结构式从略)。

  审查员在第一次审查意见通知书(下称一通)中指出:权利要求1分为3个技术方案,组分b)选自式(II)、(III)和(IV)所述化合物的催化剂系统分别称为技术方案A、B、C;根据本申请的背景技术记载的现有技术,三者之间不具有单一性;评述技术方案A以及引用它的权利要求的新颖性、创造性。

  申请人提交了意见陈述书以及修改后的权利要求书,删除了技术方案A、C以及相关权利要求,仅保留了审查员未曾评述过的技术方案B以及相关权利要求。

  审查员发出第二次审查意见通知书(下称二通),指出上述修改属于不能予以接受的情况,不符合专利法实施细节第51条第3款(R51.3)的规定;并以修改前的文本作为审查文本,再次评述了技术方案A以及相关权利要求的新颖性、创造性;并告知申请人,在指定的答复期限内,如果申请人所提交的修改文本仍然不符合R51.3的规定,审查员将依据修改前的文本进行审查,作出驳回决定,如果逾期不答复,该申请将被视为撤回。

  申请人再次提交了意见陈述书,并未修改申请文件,其认为在答复一通时所作的修改符合R51.3的规定。

  审查员基于修改前的文本,以技术方案A与引用它的权利要求不具备新颖性、创造性而驳回上述申请。

  案例分析

  审查员根据说明书背景技术的记载,确定上述3个技术方案之间缺乏单一性,同时,审查员也进行了必要的检索并评价了第一组权利要求的新颖性、创造性。

  申请人在答复一通时保留的权利要求是审查员未曾评价新颖性、创造性的权利要求。在这种情况下,审查员发出二通,指出申请人以克服发明缺乏单一性的缺陷为目的,删除了经审查员检索和评述的权利要求,而保留了与该权利要求不具备单一性的其他未经检索的权利要求,上述修改属于不能予以接受的情况;并告知申请人相应的法律后果。从程序节约的角度上讲,审查员的上述处理方式是合理的。

  答复二通时,申请人未修改申请文件,并认为审查员在一通中只是指出单一性缺陷,对其中一组权利要求进行的其他审查只是为了加速审查。申请人删除其中的第一组权利要求,而只保留第二组权利要求,是按审查意见通知书的要求进行的,是符合R51.3的规定。申请人选择具有授权前景的一组权利要求而放弃审查员指出的没有新颖性、创造性的一组权利要求是合乎常规的,这种选择是申请人的权利。因此,申请人认为一通时提交的修改文本符合R51.3的规定。

  笔者认为,表面上看,上述陈述似乎是合理的;但是从单一性的立法目的来看,上述陈述则不一定合理。单一性立法的主要目的有两个:从经济的角度,为了防止申请人只支付一件专利的费用而获得几项不同发明或者实用新型专利的保护。从技术的角度,为了便于专利申请的分类、检索和审查。

  从经济上考虑,审查员在一通中既指出了单一性问题,也指出了第一组权利要求的新颖性、创造性问题,申请人删除了第一组权利要求,保留了第二组权利要求。笔者认为,此时如果审查员接受这样的修改文本,会与单一性的立法目的不一致。从技术上考虑,技术方案A、B中式(II)、(III)所示的组分b)在结构上存在很大差异,没有相同环结构,要求审查员在一次检索过程中完成这两个技术方案可能也是不现实的。

  审查员基于修改前的文本,以技术方案A与引用它的权利要求不具备新颖性、创造性,驳回了上述申请。笔者认为,这样操作符合程序节约原则。以修改前的文本为基础,由于审查员已经两次告知相关权利要求不具备新颖性、创造性,并一次告知不做修改的后果,而申请人又未做修改,此时驳回,符合听证原则。但是,还需要考察这样操作是否符合请求原则。

  根据R51.1、R51.3的规定,申请人在主动修改的期限内选择保留哪一组权利要求是申请人的权利;但在答复审查意见通知书时需要针对通知书指出的缺陷进行修改,并不一定有自由选择保留哪一组权利要求的权利。笔者认为上述修改文本不是依法正式呈请审查的申请文件,因而不属于R51.3规定的可以接受的情形。

  从行政效率与公平的角度讲,需要遵循效率优先、兼顾公平的原则。如果在二通之后接受上述修改文本,则会明显延长审查周期,耗费行政资源。其次,申请人既然在背景技术中提到3个技术方案之间共同技术特征组成的技术方案,通常应当意识到三者之间的单一性问题。再次,审查员按照权利要求的顺序评价第一组权利要求也是符合常规的,因此兼顾了公平。最后,对于此案涉及的情况,笔者认为这应当属于审查员自由裁量的范围。
(作者:佚名 编辑:admin)